I ZB 18/08

I. Für den Markeninhaber ist die am 26. August 1998 angemeldete farbige (grün und weiß) Wort-/Bildmarke Nr. 398 48 701 am 29. März 1999 für soziale und finanzielle Unterstützung bedürftiger Personen; Unterstützung von privaten und kirchlichen Gemeinschaften, von Organisationen und Behörden, nämlich Mitwirkung bei der Planung und Durchführung sozialer Aufgaben, bei der Verpflegung, der medizinischen, pflegerischen und sozialen Versorgung von hilfsbedürftigen Personen, Flüchtlings-, Kriegs- und Katastrophenopfern; Beschaffung der Mittel zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben, nämlich Organisation und Durchführung von Spendensammlungen sowie Verteilung der finanziellen Mittel eingetragen worden. Gegen die Eintragung hat der Widersprechende aus seiner am 28. Juni 1994 unter anderem für die Dienstleistungen Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig und körperlich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veranstaltung von Reisen, insbesondere von Erholungs- und Pilgerreisen mit Kranken und/oder Behinderten; Ausbildung in Erster Hilfe, im Sanitätsdienst, im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten oder Verwundeten; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im Sanitätsdienst; Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich Sanitätsdienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten; Dienstleistung im sozialen und karitativen Betreuungsdienst, nämlich Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte, Mahlzeitendienste; Dienstleistungen eines Altenheimes, eines Pflegeheims eingetragenen schwarz-weißen Bildmarke Nr. 20 69 437 Widerspruch erhoben.

Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Die Einrede hat er bezogen auf die vorstehend angeführten Dienstleistungen im weiteren Verfahrensverlauf fallen lassen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2005, 343). Auf die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden hat der Senat die Beschwerdeentscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschl. v. 11.5.2006 - I ZB 29/04, Mitt. 2007, 27).

Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat der Widersprechende seinen Löschungsantrag weiterverfolgt. Der Markeninhaber ist dem entgegengetreten und hat erneut die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben.

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde des Widersprechenden die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und die Löschung der Marke angeordnet (Beschl. v. 1.2.2008 - 25 W (pat) 85/02, juris).

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Der Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr für begründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt:

Die erneut erhobene Nichtbenutzungseinrede greife nicht durch. Es sei bereits zweifelhaft, ob sich die Einrede auch auf den Teil der Dienstleistungen beziehe, für die der Markeninhaber sie zuvor habe fallen lassen. Jedenfalls sei die erst eine Woche vor der mündlichen Verhandlung erneut erhobene Einrede mangelnder Benutzung gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i.V. mit § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO verspätet.

Der Prüfung der Verwechslungsgefahr seien danach diejenigen Dienstleistungen zugrunde zu legen, hinsichtlich deren der Markeninhaber die rechtserhaltende Benutzung nicht wirksam bestritten habe. Zwischen diesen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen sei, bestehe weitgehend Identität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit.

Die Widerspruchsmarke verfüge über zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die Marken seien einander ähnlich. Darauf, ob der Bildbestandteil die angegriffene zusammengesetzte Marke präge, komme es nicht an. Es sei jedenfalls von einer selbständig kennzeichnenden Stellung dieses Bildbestandteils in der jüngeren Marke auszugehen. Vorliegend komme in Betracht, dass nicht nur der Wortbestandteil "LAZARUS", sondern auch das Malteserkreuz der Widerspruchsmarke vom Verkehr als Unternehmenskennzeichen angesehen werde. Durch die Verbindung des als Unternehmenskennzeichen angesehenen Wortbestandteils mit dem Bildbestandteil werde dem Verkehr die Annahme nahegelegt, es bestünden wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen zum Widersprechenden. Hierzu brauche die ältere Marke mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil der jüngeren Marke nicht identisch zu sein; eine Zeichenähnlichkeit reiche aus. Die selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der jüngeren Marke werde durch die einheitliche Farbgebung nicht aufgehoben.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

1. Die Rügen der Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatentgericht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke und der jüngeren Wort-/Bildmarke des Markeninhabers bejaht hat, greifen nicht durch. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen den kollidierenden Marken ausgegangen. Zur Begründung nimmt der Senat Bezug auf die Entscheidung in der Parallelsache zur Marke Nr. 395 20 154 (BGH, Beschl. v. 25.2.2010 - I ZB 19/08 - Malteserkreuz II). Diese Erwägungen gelten auch für das vorliegende Verfahren, weil die Rechtsbeschwerde die Angriffe gegen die vom Bundespatentgericht bejahte Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG inhaltsgleich begründet hat.

2. Das Bundespatentgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die vom Markeninhaber mit dem Schriftsatz vom 2. Oktober 2007 am 4. Oktober 2007 und damit eine Woche vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung am 11. Oktober 2007 erneut erhobene Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke wegen Verspätung nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen ist.

a) Allerdings ist die Anwendung der Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht im Hinblick auf die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG nicht ausgeschlossen, weil insoweit der Beibringungsgrundsatz gilt (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 = WRP 1998, 993 - DRAGON). Entgegen der früheren Entscheidungspraxis sind auf Verfahren vor dem Bundespatentgericht, die wie hier (Einlegung der Beschwerde am 18. März 2002) nach dem 1. Januar 2002 begonnen haben, nicht mehr die Verspätungsvorschriften des Berufungsverfahrens anwendbar. Durch das Gesetz zur Reform des Zivilprozesses (Zivilprozessreformgesetz- ZPO-RG) vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1887) ist das Rechtsmittelrecht mit dem Ziel einer deutlicheren Funktionsdifferenzierung des Instanzenzuges geändert worden. Die Berufungsinstanz ist in ein Instrument zur Kontrolle und Beseitigung von Fehlern der erstinstanzlichen Entscheidung umgestaltet worden (BGHZ 160, 83, 86). Mit dem Berufungsverfahren des Zivilprozesses ist das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, das die erste gerichtliche Tatsacheninstanz ist, nicht mehr vergleichbar. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sind deshalb - soweit sie überhaupt entsprechend anwendbar sind - die Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung für das Verfahren erster Instanz einschlägig (BPatG GRUR 2005, 58, 59; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 43 Rdn. 9; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdn. 30 f.; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 82 Rdn. 9; ebenso zum Patentnichtigkeitsverfahren: BGH, Beschl. v. 7.6.2005 - X ZR 174/04, GRUR 2005, 888 - Anschlussberufung im Patentnichtigkeitsverfahren). Davon ist im Grundsatz auch das Bundespatentgericht ausgegangen.