25 W (pat) 16/10

I.

Die Antragstellerin hat gegen die am 2. Dezember 2002 für die Waren der Klassen 3 und 5

"Körperpflege- und Kosmetikprodukte; Massage-Fluids, Gleitmittel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes und -gels, Orgasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, nicht für medizinische Zwecke; pharmazeutische Produkte; medizinische Sexualhilfsmittel, soweit in Klasse 5 enthalten; Massage-Fluids, Gleitmittel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes und -gels, Orgasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, für medizinische Zwecke"

beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer … eingetragene Wort-Bildmarke

mit Schriftsatz vom 9. Januar 2009 Löschungsantrag gestellt mit der Begründung, dass diese Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Die Markeninhaberinnen haben der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschungsantrag zurückgewiesen und der Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt. Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat der Senat mit Beschluss vom 31. März 2011 zurückgewiesen und dieser die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Die Antragsgegnerinnen beantragen nunmehr, den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen, wobei sie darauf hinweisen, dass in einem zwischen den Beteiligten geführten Verletzungsverfahren vom Landgericht Köln der Streitwert auf 80.000,-- Euro festgesetzt worden sei. Im Dezember 2008 hatten die Markeninhaberinnen gegen die Antragstellerin im vorliegenden Verfahren vor dem Landgericht Köln (Az.: 31 O 718/08) eine einstweilige Verfügung erwirkt, mit der der Antragstellerin die Verwendung der Kennzeichen "Pure", "pure massageoil", "puremassageoil.com" untersagt worden ist. Sowohl der Widerspruch gegen den einstweiligen Verfügungsbeschluss wie auch die Berufung der Antragstellerin gegen das die einstweilige Verfügung bestätigende Urteil des Landgerichts Köln blieben erfolglos. Die Antragstellerin war den Markeninhaberinnen auch in dem anschließenden Verletzungsprozess zur Hauptsache vor dem Landgericht Köln und sodann vor dem Oberlandesgericht Köln (Urteil vom 19. Mai 2010, Az.: 6 U 186/09) unterlegen.

Die Antragstellerin hat sich zum Antrag der Markeninhaberinnen auf Festsetzung des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren nicht geäußert. II.

Der Antrag der Markeninhaberinnen nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegenstandswert für das Löschungsverfahren festzusetzen, ist zulässig. Die Markeninhaberinnen waren im Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen anwaltliche Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 RVG fällig geworden ist, da das Beschwerdeverfahren mit einer Sach- und Kostenentscheidung seinen Abschluss gefunden hat, woraus sich gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 RVG auch die Zulässigkeit des Antrags auf Festsetzung des Gegenstandswerts ergibt.

Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Gleiches gilt auch im Verfahren vor dem Patentamt. Da in der Regel – wie auch im vorliegenden Verfahren – ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine konkrete Schätzung fehlen, ist gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG von einem Regelwert in Höhe von 4.000,-- Euro auszugehen, der nach Lage des Falles aber auch niedriger oder höher (jedoch nicht über 500.000,-- Euro) angesetzt werden kann.

Auch vorliegend existieren letztlich keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine konkrete betragsmäßige Festlegung. Soweit die Markeninhaberinnen auf die Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren hinweisen, stellt dies keinen ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkt für eine Schätzung im markenrechtlichen Registerverfahren dar und rechtfertigt für sich genommen keine entsprechende Festsetzung im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Zum einen sind im vorliegenden Verfahren keine unmittelbaren Tatsachen vorgetragen, welche die Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren hier nachvollziehbar machen. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass die Kriterien, nach denen der Streitwert bzw. Gegenstandswert festzusetzen ist, sich im Verletzungsverfahren und im markenrechtlichen Registerverfahren erheblich unterscheiden.

Während beim Streitwert im Verletzungsverfahren der Wert der geltend gemachten Ansprüche des Verletzungsklägers für die Festsetzung des Streitwerts maßgeblich ist, kommt es bei der Gegenstandswertfestsetzung im markenrechtlichen Löschungsverfahren gemäß §§ 50, 54 MarkenG - entsprechend den für die Löschung anderer gewerblicher Schutzrechte entwickelten Grundsätzen – nicht auf das Interesse des Löschungsantragstellers an, sondern es ist im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschungsantrags auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abzustellen (so der überwiegende Teil der Rspr., vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 35 m. w. N.). Teilweise wird im Hinblick darauf, dass es sich bei dem Löschungsverfahren um ein kontradiktatorisches Verfahren handelt, auch oder allein auf das Interesse des Markeninhabers und Löschungsantragsgegners am Fortbestand seiner Marke abgestellt (vgl. Fuchs-Wissemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Band 1, 2. Aufl. § 71 MarkenG Rdn. 9 und Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 30, insbesondere in Fällen der bösgläubigen Markenanmeldung). Diese Streitfrage kann dahingestellt bleiben, weil nach Auffassung des Senats der Gegenstandswert sich nach beiden Gesichtspunkten letztlich spiegelbildlich bewertungsmäßig entsprechen dürfte.

Bei unbenutzten Marken wurde in Löschungsverfahren bis ins Jahr 2007 hinein in der Regel von allen Senaten des Bundespatentgerichts ein Gegenstandswert von 25.000,-- Euro angenommen, was dem 6,25-fachen Satz des Regelwerts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG entspricht. Zum Teil wird inzwischen insoweit auch in Bezug auf unbenutzte Marken eine Untergrenze von 50.000,- Euro angenommen (vgl. die Entscheidungen 26 W (pat) 128/03 vom 25. Juli 2007 - Dual Mode und 29 W (pat) 39/09 vom 21. Februar 2011 - Andernacher Geysir, veröffentlich jeweils in Pavis Proma; vgl. Fuchs-Wissemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Band 1, 2. Aufl. § 71 MarkenG, Rdn. 9), was dem 12,5-fachen Satz des Regelwerts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG entspricht. Andere Senate halten an dem Ausgangsbetrag von 25.000,-- Euro fest (siehe ausführlich zum Meinungsstand Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 35 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen; vgl. zur Kritik an der Gegenstandswertbemessung durch die Senate des BPatG auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 29 und 30).

Der erkennende Senat hält bei Löschungsverfahren in Bezug auf unbenutzte Marken am Regelgegenstandswert von 25.000,-- Euro fest. Auch wenn die wirtschaftliche Bedeutung von Marken in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen ist und grundsätzlich hoch zu veranschlagen ist, wird im Löschungsverfahren bei unbenutzten Marken der 6,25-fache Satz des Regelwerts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG dieser Bedeutung nach Auffassung des Senats nach wie vor gerecht. Das mit dem Gegenstandswert im Löschungsverfahren zu bemessende maßgebliche Interesse der Allgemeinheit an der Löschung einer Marke wird wesentlich durch das „Störpotential“ einer Marke bestimmt, das sich aus deren Schutzumfang ergibt. Bei unbenutzten Marken ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft und der Schutzumfang und damit das Störpotential der Marke jedenfalls nicht durch Benutzung gesteigert sein können. Hinzu kommt, dass das Störpotential einer unbenutzten Marke schon im Ansatz erheblich niedriger anzusetzen ist als das einer benutzten Marke. Denn vor der Benutzungsaufnahme ist die Rechtsposition des Markeninhabers und damit das Störpotential latent durch Angriffe wegen Verfalls nach §§ 49, 53, 55 MarkenG oder durch Nichtbenutzungseinreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG gefährdet. Erst mit der Benutzungsaufnahme entsteht für den Markeninhaber eine Rechtsposition, mit der er auch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist sein Monopolrecht erfolgversprechend verteidigen bzw. Störpotential entfalten kann.